漏了一个中国发明人的名字,正在维权诉讼的两件美国专利被判无效

发布日期:2026-04-13 | 点击:0

2026年4月2日,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)作出了一份具有先例效力的判决。涉案双方分别是 Fortress Iron LP v. Digger Specialties Inc.,案号24-2313。判决结果值得关注:两件美国专利,因为遗漏了一位中国共同发明人名字,且事后无法补救,被宣告全部无效。

漏了一个中国发明人的名字,正在维权诉讼的两件美国专利被判无效

这不是一起关于技术争议的案件,不是关于专利是否具有新颖性、创造性的争论,而是一个看似行政性的问题,发明人名单写错了,少了一个名字,最终让专利权人在耗费数年诉讼之后,血本无归。

对于正在出海的中国企业来说,这个案件的警示意义。

故事要从2013年说起。美国得克萨斯州有一家户外建材企业Fortress Iron LP(以下简称Fortress)。公司老板Matthew Sherstad有一个想法:做一种预组装的垂直钢缆栏杆面板,让北美市场的消费者买回去就能快速安装,不用在现场费力穿缆绳、调松紧。

想法有了,初步设计图由公司员工Kevin Burt画出来。但Fortress自己不做制造,和许多美国建材品牌一样,他们选择了将生产外包给中国。

合作方有两家,都在福建泉州:一家负责实际生产;另一家负责质量控制和技术协调。在美方看来,这不过是一次普通的OEM委托制造,我出设计,你出产能然而,制造从来不是简单的照图加工。Burt把设计方案交给中国公司的团队开始打样。原型做出来之后,钢缆在拉紧的过程中会发生旋转,导致面板无法达到预期效果。这不是一个简单的工艺问题,而是一个需要改变技术方案才能解决的设计缺陷。

中国公司的两名中国员工黄某和林某提出了改进钢缆张紧方式的技术建议。这些建议涉及了产品结构和功能的实质性改动,并最终被纳入了Fortress的最终设计方案。换句话说,中国工程师在解决核心技术问题上,做出了不可忽略的智力贡献,应该成为共同发明人。

但接下来发生的事情,在跨国合作中极其常见。Fortress在2017年和2020年先后获得了两件美国专利(US 9790707 和 US 10883290),发明人栏里只写了两个名字:Sherstad和Burt。中国合作伙伴的两名员工并没有出现在发明人的名单上。

2021年1月,Fortress拿着这两件专利,将竞争对手Digger Specialties Inc.告上了印第安纳州北区联邦地区法院,指控其产品侵权。在美国专利诉讼中,被告一般优先想办法证明原告的专利本身就有问题,这是一种高效的防守策略:如果专利根本无效,侵权指控就无从谈起。

Digger的律师团队在调查过程中,挖出了一个致命事实:Fortress的专利开发过程中,存在来自中国合作方员工的技术贡献,而这些贡献者并未被列为发明人。美国专利法要求专利必须列出所有真正的发明人,遗漏了共同发明人,专利可能因此无效。

面对这个指控,Fortress做了一个在当时看来坦诚的选择:承认了黄某和林某确实是共同发明人。

然后,Fortress试图亡羊补牢。美国专利法第256条(35 U.S.C. §256)为发明人名单的错误提供了一条补救通道。简单来说,分两种情况:§256(a) 是行政更正:如果所有相关当事人(包括被遗漏的发明人本人)都能被找到、都愿意配合签署声明,可以通过美国专利商标局直接更正。

§256(b) 是司法更正:如果在诉讼中发现了发明人错误,法院可以命令更正,但有一个硬性前提:必须通知所有相关当事人,并给予听证机会。

Fortress找到了发明人林某,通过§256(a)成功将他加入了专利发明人名单。但黄某已经在2016年从那家中国公司离职了,没有向雇主或Fortress留下任何联系方式。人找不到了,这一点也挺神奇的。

Fortress无法通知中国发明人黄某,也就无法满足§256(b)要求的通知所有相关当事人这一法定前提。法院无权在缺少这一程序条件的情况下命令更正。

Fortress的律师尝试了最后一搏,提出了一个论点:把黄某加入发明人名单对他只有好处没有坏处,既然是受益,为什么还需要通知他?

联邦巡回法院毫否定了这一论点。法院指出,法条写的是所有相关当事人,不是可能受到不利影响的当事人。发明人列名涉及法律权利、财产关系和所有权后果,被遗漏的发明人有权对此提出意见。法院不能也不会替一个缺席的人做决定。

联邦巡回法院的逻辑链条简单清晰,中国公司黄某是共同发明人双方无争议。黄某是§256(b)所称的相关当事人。Fortress无法联系到黄华平,无法完成法定的通知与听证。既然无法满足§256(b)的程序前提,法院无权命令更正。§256(b)明确规定,发明人错误不致使专利无效的条件是该错误可以依本条规定更正。反过来说,当错误无法更正时,专利因发明人错误而无效。

两件专利,就此作废。Fortress不仅没能通过诉讼打击竞争对手,反而赔上了数年的诉讼成本,专利资产归零。

很多企业在申请专利的时候,对发明人名单的态度是差不多就行。尤其在跨国合作中,美国公司往往只列自己人,觉得中国供应商的员工不过是按图施工。

一旦进入美国的专利诉讼程序,双方都要经历极其严格的证据开示(Discovery)。原告必须提交与发明过程相关的所有文件,邮件、会议记录、设计图纸的修改历史、与供应商的沟通往来。

被告的律师会像挖矿一样,从这些材料中寻找任何可以攻击专利有效性的线索。在Fortress案中,Digger的律师正是从Fortress与中国合作方的沟通记录中,发现了黄某和林某对技术方案的贡献。

Fortress案的主角虽然是美国公司,但对中国企业的启示同样深刻,甚至更加迫切。

越来越多的中国企业在美国申请专利。有些是自主研发,有些涉及与高校、科研院所、外部顾问甚至海外团队的合作。在这些合作中,是否准确识别并列入了所有共同发明人?

Fortress案确立的规则非常明确:漏列共同发明人 + 无法补正 = 专利无效。这个规则不分国籍、不分公司大小。

如果中国企业在美国持有的核心专利,发明人名单存在遗漏,那么一旦进入诉讼,无论是自己主动维权,还是被他人挑战,这个遗漏就可能成为对方手中的核武器。

美国专利法对发明人的要求是不多不少。多列了不该列的人(比如出于人情挂名领导),或者少列了该列的人(比如忽略了某位离职工程师的贡献),都可能构成发明人错误。

在国内的企业文化中,领导挂名和基层员工不署名都不算罕见。但在美国专利体系中,这两种做法都是定时炸弹。

有些企业可能心存侥幸,就算发明人名单有问题,对方怎么知道?在美国的诉讼程序中,隐藏比较难。证据开示制度要求双方披露所有与案件相关的文档和通讯记录。邮件中的一句技术讨论、微信群里的一张草图修改、会议纪要中的一条建议都可能成为证明某人是共同发明人的关键证据。

而且,这些证据往往不在你的控制之内。就像Fortress案中,被告是从原告自己提交的材料中发现了问题。

Fortress案中最致命的不是遗漏了发明人这一事实本身,而是遗漏了,而且还找不到那个人。

如果发明人黄某能被找到、能被通知、能被给予听证机会,法院就可以命令更正,专利可能得以保全。问题出在失联上。

这对中国企业的启示是:在任何涉及多人合作的研发项目中,必须建立完善的发明人管理机制。每一个可能被认定为共同发明人的参与者,都应该签署发明人确认文件和权利转让协议,并保持可联系的状态。

特别是涉及跨国合作、人员流动大的项目,如果关键技术贡献者在申请专利之后离职、出国、失联,那么日后一旦出现诉讼,这种失联就可能转化为不可补正的错误,专利因此作废。对于出海的专利,应该要做到:

第一,建立发明贡献日志。 对每一次关键技术决策,记录是谁提出的、内容是什么、是否进入了最终的技术方案。这不仅是发明人管理的基础,也是日后应对发明人争议时最有力的证据。

第二,专利申请前做发明人审查。 由专利代理人和研发负责人联合,对照拟定的权利要求逐条核查:这个技术特征是谁想出来的?有没有外部合作方的贡献?任何涉及外部人员的技术要素,都应标记为高风险项。

第三,与所有潜在发明人签署协议。 包括发明人确认、权利转让、持续协助义务以及联系方式更新承诺。将这些条款纳入合作合同,并与付款节点绑定。

第四,定期验证发明人可联系性。 至少每年一次,核实所有已列名和潜在发明人的联系方式是否有效。对于已离职人员,确认是否有备用联系渠道。

第五,诉讼前做发明人压力测试。 在决定用某件专利起诉之前,先自查:发明人名单是否完整?如果存在遗漏,能否补正?如果不能补正?

中国企业正处于走出去的关键阶段,美国专利是海外布局的重要武器。但武器要想在战场上用得上,首先必须确保它是合格的。发明人名单的准确性,看似只是一个填表问题,实际上是专利有效性的生命线。


国洸助力企业知识产权工作(专利代理、专利申请、高企申报等)

联系我们

常州国洸专利代理事务所

0519-89885706

邮箱:wangyb@jsguoguang.com.cn

地址:常州市新北区龙锦路1590号3号楼901室

二维码
扫码查看手机端